商標(biāo)領(lǐng)域發(fā)展的解決方案
更新時(shí)間：2020-12-01 15:13:47
美國專利商標(biāo)局的歡迎倡議，以技術(shù)為基礎(chǔ)的注冊商標(biāo)使用變更。
根據(jù)美國專利商標(biāo)局（USPTO）于2015年9月1日宣布的一項(xiàng)試點(diǎn)計(jì)劃[1]，商標(biāo)所有者現(xiàn)在可能由于其產(chǎn)品和服務(wù)的變化而能夠保持先前被注銷的聯(lián)邦商標(biāo)注冊風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)的發(fā)展。如果您的企業(yè)或組織已對(duì)其產(chǎn)品或服務(wù)或其產(chǎn)品或服務(wù)的交付方式進(jìn)行了現(xiàn)代化改造，以適應(yīng)技術(shù)的進(jìn)步，我們建議您對(duì)該公司的美國商標(biāo)進(jìn)行審查。評(píng)估公司是否可以利用該試點(diǎn)計(jì)劃。這樣做可能會(huì)使您的企業(yè)或組織挽救現(xiàn)有的注冊，但可能會(huì)不受歡迎。
背景
根據(jù)USPTO規(guī)則，必須在所有聯(lián)邦商標(biāo)注冊中明確標(biāo)識(shí)商品和服務(wù)。這些標(biāo)識(shí)可能過于具體，以致不能反映出由于技術(shù)的進(jìn)步商品和服務(wù)的變化速度有多快。例如，商標(biāo)注冊可能涵蓋諸如唱片，錄音帶或軟盤之類的商品，或者涉及通過電話或傳真提供服務(wù)。隨著技術(shù)的發(fā)展，此類商標(biāo)注冊的所有者可以繼續(xù)提供具有相同功能，內(nèi)容或主題但格式不同的商品或服務(wù)，例如可下載的音樂文件，電子出版物或在線服務(wù)。
根據(jù)美國專利商標(biāo)局（USPTO）的歷史性規(guī)定，通常無法修改商標(biāo)注冊以解決此類技術(shù)變更，在這種情況下，這些修訂被視為更改或超出了商品和/或服務(wù)的原始說明。因此，一些商標(biāo)所有者面臨失去潛在有價(jià)值的注冊保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。
美國專利商標(biāo)局的試點(diǎn)計(jì)劃旨在幫助解決這些情況。考慮到在允許修改的標(biāo)識(shí)超出原始范圍的情況下可能損害第三方的潛力，因此，試點(diǎn)計(jì)劃的性質(zhì)是有限的。它的持續(xù)時(shí)間將取決于請求的數(shù)量，并且它具有某些內(nèi)置的保護(hù)措施來解決第三方的問題。
何時(shí)允許此類修訂？
美國專利商標(biāo)局根據(jù)該試點(diǎn)計(jì)劃允許的注冊修改必須滿足許多要求。這些要求包括：
要求的修改必須在注冊后提交，并且必須被認(rèn)為超出了原始標(biāo)識(shí)的范圍。注冊人必須請求放棄USPTO規(guī)則，該規(guī)則僅允許對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行修改的情況，該修改限制了標(biāo)識(shí)或以不需要公開的方式對(duì)其進(jìn)行了更改。
注冊人不得再將其商標(biāo)與最初識(shí)別的商品和/或服務(wù)結(jié)合使用。如果繼續(xù)使用某些或全部原始商品和/或服務(wù)，則可以而且在許多情況下應(yīng)針對(duì)反映技術(shù)發(fā)展的商品和/或服務(wù)提出新的申請。
注冊人必須據(jù)其所知提交一份聲明：
由于技術(shù)發(fā)展，注冊人不能以其提供方式或媒介展示其與原始商品或服務(wù)的商標(biāo)使用；
商品和/或服務(wù)的基本內(nèi)容或主題沒有改變；
否則，注冊人將被迫放棄注冊或至少從注冊中刪除商品和/或服務(wù)；
從接受修改之日起至少五年內(nèi)，注冊人將不會(huì)提交（或重新提交）關(guān)于修改后的商品和/或服務(wù)的抗辯聲明。
注冊人必須提交與該商品和/或服務(wù)（建議修改）有關(guān)的當(dāng)前商標(biāo)在商業(yè)中的使用的樣本，以及此類商標(biāo)和/或服務(wù)的首次使用日期。原始商品和服務(wù)的注冊首次使用日期仍然有效；但是，修改后的商品和/或服務(wù)的首次使用日期也應(yīng)記錄在案。
要求必須以電子形式提交給美國專利商標(biāo)局局長的請?jiān)笗ㄌ貏e是標(biāo)題為允許由于技術(shù)發(fā)展而進(jìn)行修正的請?jiān)笗⒏鶕?jù)§7要求修正，并支付200美元（包括當(dāng)前的請?jiān)纲M(fèi)和提交注冊修改的費(fèi)用）。
允許哪些類型的修改？
美國專利商標(biāo)局宣布的試驗(yàn)計(jì)劃為可接受的和不可接受的修正案提供了一些指導(dǎo)，下面列舉了一些例子。美國專利商標(biāo)局還將在其網(wǎng)站上提供可接受的修訂清單，該清單將不時(shí)更新。
可接受的修改
第9類中的“用于數(shù)據(jù)庫管理的可下載軟件”到第42類中的“具有數(shù)據(jù)庫管理的軟件的軟件即服務(wù)（SAAS）服務(wù)”。
第16類的“藝術(shù)史領(lǐng)域的印刷書籍”到第9類的“藝術(shù)史領(lǐng)域的可下載電子書籍”
第36類的“電話銀行服務(wù)”到第36類的“在線銀行服務(wù)”。
不可接受的修改
第9類中的“在會(huì)計(jì)領(lǐng)域中用作電子表格的可下載軟件”到第42類中的“提供在企業(yè)管理領(lǐng)域中用作電子表格的在線不可下載軟件”。（此修訂將改變主題物）。
第9類中的“具有音樂的唱機(jī)記錄”到第38類中的“以音樂的形式播放音頻材料”（此修正案會(huì)將媒體更改為不同的數(shù)據(jù)傳輸活動(dòng)，因此將無法保持原始使用。可接受的替代方法將是第41類中的“提供在線音樂，不可下載”。）
第三方注意事項(xiàng)
美國專利商標(biāo)局將采取若干步驟來考慮與請求的修正案有關(guān)的潛在第三方損害，包括進(jìn)行USPTO記錄的搜索，在修改相關(guān)注冊之前發(fā)布看起來可以接受的擬議修正案，留出30天的時(shí)間供感興趣的當(dāng)事方發(fā)表評(píng)論和解釋潛在的第三方損害，并且在接受修訂案后至少五年內(nèi)，不得將任何現(xiàn)有的無可爭議的狀態(tài)擴(kuò)展到修改后的商品和/或服務(wù)，或者不允許對(duì)修改后的商品和/或服務(wù)發(fā)表無可爭議的聲明。
