通過馬德里議定書在美國注冊商標(biāo)
更新時間：2020-12-01 15:13:36
擁有基于《馬德里議定書》延展權(quán)的美國商標(biāo)注冊的外國公司應(yīng)注意在美國注冊發(fā)出后在商業(yè)中使用這些商標(biāo)。盡管一家公司無需指控通過馬德里議定書獲得美國注冊的使用，但最近商標(biāo)審判和上訴委員會的一項決定確認(rèn)，無論由此產(chǎn)生的美國繼續(xù)有效的商標(biāo)使用權(quán)，其產(chǎn)生的任何美國商標(biāo)注冊都可能隨時被取消。
根據(jù)《美國商標(biāo)法》第66（a）條，《馬德里議定書》下的國際注冊的持有人可以要求美國專利商標(biāo)局（“ USPTO”）將對該國際注冊的保護(hù)擴(kuò)展到美國。申請人必須聲明其在美國使用該商標(biāo)的意圖，以及由此產(chǎn)生的美國商標(biāo)申請將受到美國專利商標(biāo)局的審查和反對。一旦延長保護(hù)期限的請求獲得批準(zhǔn)，并且異議期已經(jīng)結(jié)束，美國專商局將簽發(fā)保護(hù)延長證書，稱為“保護(hù)延長注冊”或“第66（a）條”。1英寸美國專利商標(biāo)局商標(biāo)審判和上訴委員會（“ TTAB”）對SaddleSprings，Inc.訴Mad Croc Brands，Inc.案提出質(zhì)疑，認(rèn)為可以質(zhì)疑第66（a）條注冊的依據(jù)。
SaddleSprings，Inc.訴Mad Croc Brands，Inc.。
SaddleSprings，Inc.提出了使用意向申請，以注冊用于葡萄酒和烈酒的商標(biāo)CROCTAIL。美國專利商標(biāo)局基于對鱷魚尾部設(shè)計（點擊之前第66（一）注冊拒絕注冊，在這里看到的圖像），通過瘋狂的鱷魚品牌，公司，各種飲料，包括葡萄酒和蒸餾酒資。此后，SaddleSprings提出基于遺棄而取消Mad Croc的注冊的請愿書，指控Mad Croc“或者從未在商業(yè)中使用注冊商標(biāo)，或者在注冊期間確定的時間內(nèi)完全停止使用[那個]注冊商標(biāo)。至少連續(xù)三年。”?SaddleSprings，Inc.訴Mad Croc Brands，Inc.，第92055493號撤銷案，第2點（TTAB，2012年9月25日）。
Mad Croc提出了12（b）（6）的動議，以駁回撤銷請求，并辯稱，根據(jù)《商標(biāo)法》第71條，“保護(hù)范圍在國際注冊期限內(nèi)仍然有效，除了局長如果在注冊日期后的第五年和第六年之間未及時提交第8節(jié)使用誓章，則可以取消延期。ID。第3點，Mad Croc認(rèn)為不能取消其注冊，因為：（1）基礎(chǔ)國際注冊仍然有效；（2）局長無權(quán)在提交第8條宣誓書的截止日期之前取消注冊。ID。在3。
薩德爾斯普林斯（SaddleSprings）指出，《商標(biāo)法》第69條規(guī)定，“保護(hù)范圍的擴(kuò)大應(yīng)與在主要注冊簿上的注冊具有相同的效力和效力。”?ID。因此，SaddleSprings爭辯說，第66（a）條的注冊與任何其他基于美國的注冊都受到相同的條件和要求，包括在商業(yè)中使用商標(biāo)。
TTAB提出的關(guān)于撤回動議的問題是“對于基于第66（a）條的注冊而言，是否可以提出放棄，其基礎(chǔ)國際注冊對其有效并且仍然存在。”?ID。TTAB于6日裁定：“一旦根據(jù)第66（a）條發(fā)出了美國注冊，則該注冊具有與根據(jù)第1條或第44（e）條發(fā)布的注冊相同的注銷理由。”?2個?ID。在第9條中。“一旦獲得美國注冊，第66（a）節(jié)注冊的所有人將受到與任何其他注冊人相同的待遇和條件。我們認(rèn)為，這包括可能根據(jù)《商標(biāo)法》第14條以任何可行的理由取消注冊。商標(biāo)法……”。ID。在12。
TTAB拒絕了Mad Croc關(guān)于第71條以某種方式限制取消66（a）注冊的依據(jù)的主張。TTAB注意到第71條沿用了第8條的語言，因此得出以下結(jié)論：兩節(jié)中的語言“均規(guī)定了注冊的正常期限或期限，但[不包含]明確限制其他人提出請愿的權(quán)利”在那個任期中……”?ID。TTAB等于10。換句話說，TTAB發(fā)現(xiàn)第71條僅定義了有效的國際注冊在美國仍然有效的最長時間，但并未使該國際注冊免受傳統(tǒng)取消挑戰(zhàn)的影響。TTAB表示，其對法規(guī)的解釋與《馬德里議定書》第5條第（6）款均相一致，該條承認(rèn)，延長保護(hù)期的請求可能會被取消，以及《美國商標(biāo)審查程序手冊》指出，在行政或司法程序中，將保護(hù)范圍擴(kuò)展至美國可能無效。
因此，TTAB拒絕了Mad Croc的撤職動議，并發(fā)現(xiàn)SaddleSprings可以基于放棄使用權(quán)繼續(xù)其撤銷請求。
執(zhí)業(yè)要點：不使用取消標(biāo)準(zhǔn)
既然SaddleSprings幸免于駁回動議，那么必須以大量證據(jù)證明Mad Croc放棄了其商標(biāo)的使用。如果SaddleSprings初步顯示出放棄的事實，那么負(fù)擔(dān)就轉(zhuǎn)移到Mad Croc上，通過提供商標(biāo)使用或恢復(fù)使用的客觀證據(jù)來駁回放棄的主張。
美國商標(biāo)的持有人應(yīng)了解法定的推論，即連續(xù)三年不使用即構(gòu)成放棄。3如果尋求撤銷的一方可以證明注冊人連續(xù)三年未在商業(yè)中使用該商標(biāo)，則負(fù)擔(dān)應(yīng)轉(zhuǎn)移給注冊所有人以證明其使用或客觀證據(jù)表明其打算恢復(fù)使用該商標(biāo)。
值得注意的是，盡管舉證責(zé)任更大，但當(dāng)事人無需等待三年就可以對商標(biāo)不使用提出質(zhì)疑。如果在注冊后的任何時候，當(dāng)事人可以證明注冊人未使用且無意恢復(fù)使用該商標(biāo)，則可以在不使用的基礎(chǔ)上取消注冊。
因此，根據(jù)《馬德里議定書》延伸保護(hù)?的美國商標(biāo)注冊所有人應(yīng)牢記，雖然可能不需要在美國商業(yè)中使用以取得第66（a）條的注冊，但此類注冊在其在商標(biāo)上簽發(fā)后的任何時間都可能會被取消。不使用的依據(jù)。
