商標的生命在于使用，當權利人未在注冊商標的核定范圍內(nèi)自行生產(chǎn)涉案商品時，被控侵權人的商標侵權行為是否成立？在司法與行政雙軌制的保護格局下，權利人可以在多大范圍內(nèi)選擇維權途徑？
案情回放
合肥美菱股份有限公司是“美菱”系列商標的專用權人，“美菱”商標于1997年被國家工商行政管理總局評定為馳名商標。美菱股份公司在冷風扇、取暖器、電暖氣等產(chǎn)品上獲得了該系列商標專用權。2014年5月，慈溪市市場監(jiān)督管理局接到投訴，對慈溪市一家電器公司位于慈溪市附海工業(yè)區(qū)的倉庫進行了執(zhí)法檢查，在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)標有“美菱”商標及“合肥美菱環(huán)保設備技術有限公司”的待售冷風扇、電暖器產(chǎn)品約6000余臺，價值達200萬元。而該批冷風扇、電暖器產(chǎn)品是由一家環(huán)保公司委托慈溪這家公司加工生產(chǎn)的。
美菱股份公司認為，環(huán)保公司未經(jīng)授權許可，在其生產(chǎn)、銷售的侵權產(chǎn)品上標注美菱商標，嚴重侵犯了美菱股份公司的商標專用權。遂訴請法院判令環(huán)保公司停止侵權，賠償損失并承擔合理支出。
浙江省慈溪市人民法院一審認為，美菱股份公司系涉案美菱商標的權利人。盡管曾與環(huán)保公司簽署《商標使用權許可協(xié)議書》，但該協(xié)議書中約定的環(huán)保公司被許可使用的產(chǎn)品范圍僅限于加濕器、除濕器等，并不包括空調(diào)扇（冷風扇）及電暖器。由此，環(huán)保公司未經(jīng)美菱股份公司許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，并在類似商品上使用與其注冊商標相同、近似的商標，容易導致混淆，并進行銷售，均屬侵犯注冊商標專用權的行為，應承擔停止侵權、賠償損失等法律責任。
一審宣判后，環(huán)保公司不服，提起上訴。寧波市中級人民法院二審認為：依據(jù)美菱股份公司與環(huán)保公司雙方協(xié)議書的約定，環(huán)保公司被許可使用的產(chǎn)品范圍并不包括空調(diào)扇（冷風扇）及電暖器，而是僅限于協(xié)議約定的商品，即加濕器等。而加濕器和冷風扇的主要功能、用途、吸引的消費者群體等都不相同，故環(huán)保公司未經(jīng)許可，在冷風扇、電暖器上使用涉案美菱商標，構成商標侵權；且本案所涉行為在2014年時仍然存在，屬持續(xù)侵權，故未過訴訟時效，環(huán)保公司應當承擔停止侵權、賠償損失的責任。
寧波市中級人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。
法官評析
商標的生命在于使用，當權利人未在注冊商標的核定范圍內(nèi)自行生產(chǎn)涉案商品時，被控侵權人的商標侵權行為是否成立？在司法與行政雙軌制的保護格局下，權利人可以在多大范圍內(nèi)選擇維權途徑？
一、商標侵權行為構成與否
關于環(huán)保公司超出許可協(xié)議的產(chǎn)品范圍使用涉案商標的行為應當如何定性，存在不同觀點的爭議。
一種觀點認為，商標基本的作用就是區(qū)分商品的不同來源，以使消費者能夠節(jié)約成本“認牌購物”從而避免混淆。美菱股份公司并未生產(chǎn)過美菱空調(diào)扇、電暖器，環(huán)保公司即使利用美菱商標生產(chǎn)、銷售涉案產(chǎn)品也不可能影響美菱股份公司主業(yè)產(chǎn)品冰箱、洗衣機的銷售業(yè)績，美菱股份公司并未發(fā)生實際損失，故無須賠償。
另一種觀點認為，美菱股份公司尚未生產(chǎn)過美菱空調(diào)扇、電暖器，并不意味著其將來不會生產(chǎn)，若美菱股份公司有意拓展相應的市場領域，就可能與環(huán)保公司的產(chǎn)品發(fā)生混淆，引發(fā)消費者誤認。法官認為，環(huán)保公司的上述使用行為擠占了美菱股份公司開拓未來市場的空間，亦損害了注冊商標的基本功能。在美菱股份公司注冊商標構成馳名商標的前提下，還可能淡化該商品的顯著性。因此，環(huán)保公司的抗辯于法無據(jù)，不應予以采納。
二、默示許可的是與非
通常情況下，沉默沒有法律意義。例如，商標權人不向被控侵權人主張商標權，并不能視為權利人默許被控侵權人使用其商標。但在雙方當事人具有事先約定或者存在法律直接規(guī)定的情形下，可以構成相應的意思表示。法官認為，美菱股份公司的“沉默”在法律上未被明文規(guī)定為默示許可，雙方當事人亦無相應的合同約定，也沒有合理的交易慣例等因素的存在，且環(huán)保公司無法證明美菱股份公司有意許可其超越協(xié)議約定的商品范圍使用涉案商標，應當承擔舉證不能的相應后果。
來源：寧波晚報
記者：王元卓
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
