廣州一公司生產(chǎn)“黑人”蚊香，遭黑人牙膏索賠！二審判賠50萬(wàn)。
“穿著西裝，打著領(lǐng)帶，頭帶一頂高帽，露出標(biāo)準(zhǔn)的八顆牙齒的微笑”，“黑人牙膏”半身黑人男子形象的商標(biāo)圖案可謂是深入人心。但是，就這么一件圖案商標(biāo)讓多家公司多次對(duì)簿公堂。
日前，廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院就黑人牙膏品牌持有人好來(lái)化工股份有限公司（下稱“好來(lái)公司”）提起的著作權(quán)維權(quán)案作出二審判決。
因發(fā)現(xiàn)一款蚊香產(chǎn)品上使用了經(jīng)典的黑人頭像形象圖案，好來(lái)公司將廣州市黑人日用品有限公司（下稱“黑人公司”）、其公司法人杜某彬、廣西發(fā)昌香業(yè)有限公司（下稱“發(fā)昌公司“）及廣州易初蓮花連鎖超市有限公司（下稱“易初蓮花公司”）訴至法院并索賠50萬(wàn)元。
根據(jù)二審判決結(jié)果，杜某彬、黑人公司、發(fā)昌公司共同制造、銷售的蚊香產(chǎn)品外包裝上印有的黑人頭像圖案（被訴侵權(quán)圖案）侵犯了好來(lái)公司對(duì)引證圖案享有的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。終，二審法院改判，全額支持了好來(lái)公司的賠償請(qǐng)求。
一審法院：好來(lái)公司著作權(quán)歸屬無(wú)法查實(shí)
1985年5月，好維公司在英屬維爾京群島注冊(cè)成為國(guó)際業(yè)務(wù)公司。自1989年開始，該公司在中國(guó)陸續(xù)注冊(cè)了“黑人”“DARLIE”及圖形等系列商標(biāo)，核定使用商品分別為國(guó)際分類第3類“牙膏、牙刷”等、第21類“牙簽、清掃用具”等、第30類“洗滌劑、清潔制劑”等商品。作為其關(guān)聯(lián)公司的好來(lái)公司成立于上海，隨后在我國(guó)臺(tái)灣、香港等地設(shè)立生產(chǎn)基地。
2014年，好來(lái)公司在起訴時(shí)稱，從二十世紀(jì)二、三十年代好來(lái)公司的關(guān)聯(lián)公司開始使用舊版的黑人頭像。
二十世紀(jì)八十年代，好來(lái)公司委托美國(guó)人亞美·瑞拿對(duì)頭像三圖形作品重新設(shè)計(jì)，采用一個(gè)頭戴高帽、露齒而笑、穿西裝打領(lǐng)帶半身男人頭像，與其潔白牙齒形成鮮明對(duì)比，以突出牙膏美白潔齒作用及功能，表達(dá)希望消費(fèi)者使用黑人牙膏后會(huì)有如黑人頭像般雪白健康的牙齒的美好寓意。
好來(lái)公司及其關(guān)聯(lián)公司自終作品頭像二創(chuàng)作完成后即將其使用在產(chǎn)品包裝上并推向市場(chǎng)，延續(xù)至今。長(zhǎng)期以來(lái)，好來(lái)公司及關(guān)聯(lián)公司都在產(chǎn)品上使用了引證商標(biāo)。
黑人公司由杜某彬成立于2012年9月，在成立公司前的2002年，杜某彬就被訴侵權(quán)圖案向原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)了訴爭(zhēng)商標(biāo)，核定使用在第5類蚊香等商品上。
提起侵權(quán)訴訟
好來(lái)公司于上世紀(jì)30年代在上海成立，隨后在我國(guó)臺(tái)灣、香港等地設(shè)立生產(chǎn)基地。好來(lái)公司關(guān)聯(lián)公司好維股份有限公司（下稱好維公司）于1985年5月15日在英屬維爾京群島注冊(cè)成立。
自1989年開始陸續(xù)將“黑人”和“DARLIE”等文字圖形申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)，并核定使用在第3類、第30類和第21類等多個(gè)類別的商品上。
2002年3月，杜某彬就被訴侵權(quán)圖案向原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱原商標(biāo)局）申請(qǐng)注冊(cè)第3129592號(hào)圖形商標(biāo)（下稱爭(zhēng)議商標(biāo)），核定使用在第5類蚊香等商品上，黑人公司則由杜某彬于2012年9月成立。
2014年，好來(lái)公司向白云法院起訴稱，引證圖案存在初始版本（頭像一）和終版本（頭像二）之分，系好來(lái)公司的關(guān)聯(lián)公司自上世紀(jì)30年代開始使用的舊版黑人頭像作品發(fā)展而來(lái)。
上世紀(jì)80年代，好來(lái)公司委托美國(guó)人亞美·瑞拿（AMY·DRESNER）對(duì)舊版黑人頭像進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，先于1989年初步創(chuàng)作完成頭像一，再于1990年創(chuàng)作完成終作品頭像二。
此后，好來(lái)公司及關(guān)聯(lián)公司將頭像二商標(biāo)（即該案中的引證商標(biāo)）使用在產(chǎn)品包裝上，并延續(xù)至今。
杜某彬未經(jīng)授權(quán)將頭像二（即被訴侵權(quán)圖案）申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)，黑人公司授權(quán)發(fā)昌公司生產(chǎn)帶有被訴侵權(quán)圖案的蚊香等產(chǎn)品，其行為涉嫌構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)，易初蓮花公司作為銷售商，亦應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
據(jù)此，好來(lái)公司請(qǐng)求白云法院判令四被告停止侵權(quán)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失等共計(jì)50萬(wàn)元。
經(jīng)審理，一審法院認(rèn)為，根據(jù)相關(guān)證據(jù)，無(wú)法證明頭像二圖形的著作權(quán)人是否是亞美· 瑞拿，好維公司從何取得頭像一圖形的著作權(quán)或者授權(quán)也無(wú)法查實(shí)，首次公開發(fā)表頭像二圖形的是其關(guān)聯(lián)公司——好維公司。
因此，在無(wú)法證明好來(lái)公司是頭像二的著作權(quán)人的情況下，好來(lái)公司無(wú)權(quán)向被告主張其相關(guān)行為侵犯了頭像二的著作權(quán)。綜上，一審法院駁回了好來(lái)公司的全部訴訟請(qǐng)求。
一審判決后，好來(lái)公司不服，向廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。白云法院駁回了好來(lái)公司的全部訴訟請(qǐng)求。
二審改判侵權(quán)
在該案二審期間，基于被訴侵權(quán)圖案的圖形商標(biāo)被宣告無(wú)效。
二審期間，好維公司及好來(lái)公司對(duì)杜某彬第3129592號(hào)圖形商標(biāo)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，國(guó)家商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)經(jīng)審理，于2017年3月30日對(duì)該爭(zhēng)議商標(biāo)作出無(wú)效宣告。
根據(jù)裁定書的內(nèi)容，杜某彬未提交證據(jù)證明爭(zhēng)議商標(biāo)為其獨(dú)立創(chuàng)作，且其在多個(gè)類別商品上申請(qǐng)注冊(cè)了‘黑人’、‘多芬’、‘拉芳’等眾多知名商標(biāo)在內(nèi)的多件商標(biāo)。
該行為明顯超出了正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，具有借助他人知名品牌進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或牟取非法利益的意圖，擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，已構(gòu)成修改前《商標(biāo)法》第四十一條第一款所指以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的情形。
經(jīng)二審審理，廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，案件的主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)為引證圖案頭像作品的著作權(quán)歸誰(shuí)，被訴行為是否構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)。
在該案中，好維公司主張過(guò)“杜某彬申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)侵犯好維公司對(duì)圖形享有的在先著作權(quán)”，但由于在上述行政訴訟案之前的商標(biāo)異議復(fù)審程序中未明確提出該主張，該項(xiàng)主張被法院認(rèn)定“不屬案件審理范圍，不予審理”。
可見(jiàn)，好維公司曾提出的該項(xiàng)權(quán)利歸屬之主張未獲法院支持。相反，在好維公司和好來(lái)公司針對(duì)杜某彬第3129592號(hào)黑人頭像注冊(cè)商標(biāo)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求的后續(xù)行政訴訟案中，法院認(rèn)定好來(lái)公司是涉案作品的著作權(quán)人。
因此，好維公司在好來(lái)公司取得涉案作品著作權(quán)之前將涉案作品注冊(cè)成商標(biāo)的行為，不能成為否認(rèn)好來(lái)公司對(duì)涉案作品享有著作權(quán)的依據(jù)。
并且黑人公司在其網(wǎng)站中將大幅涉案作品予以展覽，客觀上通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)予以傳播，使得不特定公眾可以在自己選擇的地點(diǎn)和時(shí)間獲取，黑人公司將涉案作品進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)傳播的行為。
源于其所稱的“商標(biāo)持有人”角色，考慮到杜某彬與黑人公司之間的關(guān)系，對(duì)于好來(lái)公司提出的該兩主體侵犯作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的訴訟請(qǐng)求予以支持。
至于易初蓮花公司，其銷售的是蚊香產(chǎn)品而非涉案作品本身，考慮到其作為銷售多種不同商品的大型超市，合理注意義務(wù)不宜過(guò)高，且被訴產(chǎn)品有合法來(lái)源，故賠償損失的責(zé)任予以免除。
終，廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院綜合考慮涉案作品性質(zhì)、侵權(quán)行為的性質(zhì)和規(guī)模及后果等因素后，全額支付好來(lái)公司提出的賠償請(qǐng)求。
